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日前，一场以“商标法理解与适用”为主题的专家研讨会在京召开，两家“搜房网”持续多年的商标纠纷成为会议讨论的焦点，与会专家结合该案例对我国现行商标法第三十一条的适用条件予以明晰和解读。与会专家普遍认为，该条款的适用要以注册人恶意和在先商标已经使用并具有一定影响为前提。与会专家主要观点如下：
张今(中国政法大学教授)
该案例适用现行商标法第三十一条后半段，所指受保护的是在先未注册商标。适用此条款必需符合一定的条件，其一，被抢注他人商标在先使用并有一定影响。其二，注册人以不正当手段抢先注册。此外，就商标而言，被抢注商标和受保护商标是相同的。
从该案例的事实和现行商标法第三十一条的构成要件对照分析来看主要有如下问题，一是引证商标是否有一定影响。从一审法院认定的事实来看，引证商标实际使用的证据大多为异议人与其他经营者签订的合作协议，将商标用于交易文书虽然也属于商标使用，但不是面对消费者及社会公众的识别性使用，仅此使用不足以使相关商标产生一定影响。
二是被异议商标的注册是否属于以不正当手段抢先注册。如果抢先注册系将自己在先使用的商标进行注册或者将与在先使用的商标相近似的商标进行注册，则属于合理、善意的商标注册行为。该案例中，从相关事实可以判断被异议商标的注册人是在先商业标识使用人、注册人，被异议商标的注册属于对已有注册商标的扩大注册和后续注册。
陈建民(清华大学法学院教授)
对于该案例有3点问题需要厘清。
第一，对双方使用时间以统一标准进行认定，通过对比时间点，厘清哪一方当事人在广告类服务上在先使用未注册商标“搜房soufang”。
第二，关于在先使用未注册商标在35类广告服务上有一定影响的认定。影响并不是广告本身的影响，而是异议人(主张在先使用方)本身在广告服务业中因使用35类服务商标的知名度。该案例中，异议人提供的只是合同，是否真正履行，以及履行中使用的是什么商标等均无具体的证据证明。
第三，关于注册商标人的主观恶意认定。该案例中，被异议人本身为“搜房”公司，也是从事房地产经纪行业，注册的商标也是其使用的“sofang”而不是异议人的“SouFun”，而且被异议人早已经具有与申请注册商标相同的域名。被异议人对商标、域名的使用，以及在不同类别的注册，是根据企业发展的情况进行的正常商业行为。
冯晓青(中国政法大学教授)
首先，根据现行商标法第三十一条的规定，抢注的商标和需要保护的有一定影响的商标应该“相同”，或是几乎没有区别达到高度近似，对在先未注册商标的保护基于其具有一定的影响。基于此，与在先商标的近似商标就不宜包含其中，否则是否会导致对在先未注册商标的过度保护，仍有待商榷。
其次，异议人的商标是否在先使用，就涉及到主体的关联性问题，关联性应是法律上利益权属的关系，但异议人例举的关联公司均为独立的公司法人，一审法院和国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称商评委)对此均没有给出明确的答案。
第三，以不正当手段抢注，须有主观恶意，行为才具有不正当性。引证商标需要达到一定影响才可进而主张被异议人具有恶意。
第四，被异议人已经拥有相关商标、域名等权利，而互联网广告是非常重要的营销手段，在扩大生产经营领域，被异议人本身确实并非使用他人商标、利用他人声誉在广告领域进行商标注册，从这个角度看，其注册行为的正当性值得肯定。
程永顺(北京务实知识产权发展中心主任)
现行商标法第三十一条所说的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”中所指的两个商标，应是相同商标，而不是近似商标。在该案例中涉及的两件商标既然不是相同商标，则适用商标法第三十一条就显得比较牵强。不仅如此，对“在先使用”“以不正当手段抢注”“有一定影响”等条件的认定均应有证据支持。该案例中在证据认定时，对作为在先使用证据的广告合同的履行情况、引证商标的知名度、异议人提出的关联公司之间的关系本质的认定并不清晰，证据也欠充分。
在法律适用上出现了一些新问题值得重视，尤其是互联网的快速发展，对商标的知名度可以起到推波助澜、使之“一夜成名”的作用，这种实例已不少见。如有的商标使用在先，甚至注册在先，另一相同或近似的商标几乎同时或者稍后在市场上出现，其使用行为不一定是恶意的，但却利用互联网成为消费者心目中的“知名商标”，而使用在先或者注册在先的商标反而少有人知，在这种情况下，可能保护了在后的“知名商标”权利人的利益，造成了实质的不公平的结果。
郑胜利(北京大学知识产权学院教授)
首先，关于适用现行商标法第三十一条的问题，其中“以不正当的手段抢注”是关键的适用条件，主观恶意是前提。
其次，现行商标法第三十一条的适用，需要引证商标在先使用并具有一定影响，在该案例中，异议人提交的证据不足以证明引证商标在先影响力的存在。
李明德(中国社会科学院知识产权中心主任)
按照现行商标法的规定，只有在商业活动中使用并起到实际区分作用的标识，才可以称之为商标。将某一字词或者标识首先使用在合同或广告之中，没有起到区别商品或者服务的作用，不应叫作商标。就该案例的情形来看，“搜房”是一个描述性的字词，只有在获得了第二含义，或者可在起到区分作用的意义上，才可以称之为商标。根据该案例的事实，被异议人在先注册了“搜房”商标并在相关的服务活动中进行广泛使用，获得了消费者的认可。被异议人的“搜房”已经具有了第二含义，起到了区分的作用，可以称之为商标法意义上的商标。
根据该案例的事实，当被异议人的“搜房”商标依然存在的情形下，异议人融资数十亿元，通过大量的广告宣传，让消费者误以为“搜房”是异议人的商标，属于典型的“反向混淆”，即让消费者误以为在先商标所有人的商品或者服务来源于在后的提供者。人民法院应当站在公平竞争的立场上，依据案件的事实和相关的法律原则，制止各种不正当的竞争活动，包括反向混淆的行为，而不应站在“事后强者”的立场上，纵容反向混淆的行为。
陶鑫良(上海大学知识产权学院教授)
该案例中的行政争议裁决与行政诉讼一审判决的法律依据是现行商标法第三十一条中注册商标不得“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。其中包含3个要件：在先使用、具有一定影响、不正当抢注，缺一不可。
从“在先使用”看，该案例中的复审裁定和一审判决存在着两方面的问题：一方面是异议人的在先使用证据不足，仅凭交易合同无法证实其在广告服务中确已在先使用相关标识。另一方面是对于注册商标标识，即使异议人在申请日前已“在先使用”了，但是申请人比异议人还要“更早使用”，这时不能仅单独考虑异议人的“在先使用”，而应同时考虑申请人的“更早使用”以及异议人的“随后使用”。
从“具有一定影响”看，该案例中的异议人没有有效证据来证明其“在先使用”了涉案未注册商标，并且在申请日前该商标已拥有“有一定影响”的知名度和美誉度。
从“不正当手段抢先注册”看，不正当竞争行为必须具备行为人的主观故意和产生相应的客观后果。该案例中一是商标注册人“更早使用”与“更早知名”在前，二是异议人又未能举证其在申请日前已在广告服务上使用相关标识，并已使其“具有一定的影响”，故商标注册人不具备攀附异议人声誉、傍异议人之名牌的主观故意和客观后果。
黄武双(华东政法大学教授)
首先，该案例中异议人的举证是否充分。异议人仅提供合同来证明在先使用商标，而没有其它证明交易存在的佐证，总体而言在证明力上还是有所欠缺的，因为签订协议也可能并未实施约定的交易，而交易是否真实发生的证据的举证义务，应分配给异议人。
其次，现有证据可以证明被异议人的善意。从现在各种业务与互联网高度契合程度观察，对商标分类中的“广告”这一类别的外延理解应该与时俱进。被异议人业务发展历史表明，其一直在使用“搜房soufang”商标，所涉商标与被异议人的业务高度关联。在这一逻辑下，可以推定被异议人并非“以不正当手段抢先注册”，而能反证被异议人注册涉讼商标的“善意”。
再次，异议人和被异议人曾公开表示过其商标可以共存的意思。双方在知晓对方存在的情况下，对近似商标可以共存进行了表态。对此，可以基于异议人的意思认定“搜房sofang”商标存在的正当性。
闫文军(中国科学院大学法律与知识产权系副教授)
该案例涉及的核心问题是现行商标法第三十一条的适用问题，该条款的适用涉及到两个方面，一方面是对在先使用并具有一定影响商标的判断，这是事实的判断问题。就现有证据来说，要做出这种认定可能比较困难。商评委和北京市第一中级人民法院认定“搜房SouFun”当时已经是有一定影响的商标，可能是受到现在这一标志比较知名的影响。但判断某一商标是否知名，只能是从“被抢注”的时间点判断，不应受现在是否知名的影响。
另一方面是对以不正当手段抢先注册的判断，是判断商标抢注关键的因素，不能仅以在先使用的商标有一定影响，就反推被异议商标是抢注的。该要件的核心是商标注册人要有主观恶意。被异议商标注册人当时处于什么样的状况，要借此判断其注册是否有恶意。其中有3个因素可以考虑，一是商标申请人当时使用的是什么标识，使用的影响力有多大，如果商标申请人当时也有一定的影响，甚至比他人的影响还大，就没有必要抢注他人的商标;二是商标注册人已经注册有其他商标，如同类上的近似商标，或不同类上的相同商标，拥有相关商号及域名，应作为在先权利考虑;三是申请注册的商标与自己使用的标志、他人使用的标志的对比，如果注册的是自己在先使用的标志，这个标志和别人标志具有差别，就难以认定抢注恶意。
李顺德(中国科学院大学法律与知识产权系主任)
该案例直接涉及到对现行商标法第三十一条的适用问题。从适用要件来看，需要强调的是，涉及到抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标，具体适用条件还需要进一步具体限定，即对于“在先使用”和“有一定影响”的判断，是要在相关范围之内考虑的。该案例中判断“在先使用并有一定影响”，可以从“涉房”和“涉网”这两个方面分别入手进行分析，不能简单地以被异议商标的申请日确定时间节点，还应考虑被异议商标在相关领域在先实际使用的情况，即在房地产服务、房地产互联网服务上开始真实作为商标使用的时间。
从时间点及双方的举证来看，双方商标在房地产服务和房地产互联网服务上开始作为域名使用的时间是差不多的，而作为商标使用的在先使用者是该案的被异议方。
被异议方之一北京道杰士投资咨询服务有限公司成立于1995年7月4日，1999年5月10日开始在网上提供房地产广告服务，有在案证据予以佐证的;1999年12月，北京道杰士投资咨询服务有限公司注册域名sofang.com和sofang.com.cn，并且申请注册第1507859号“搜房sofang”商标，指定使用在第36类不动产代理等服务，这表明北京道杰士投资咨询服务有限公司在房地产服务和在房地产互联网服务上开始真实使用“搜房sofang”商标;2000年2月13日，北京道杰士投资咨询服务有限公司注册申请注册第1503835号“搜房sofang”商标，指定使用在第38类计算机信息和图像传送等服务，意在突出互联网上的服务。没有证据证明北京搜房互联网信息服务有限公司何时开始在房地产服务和在房地产互联网服务上将“搜房SouFun”作为商标真实使用，更无法判断北京搜房互联网信息服务有限公司在被异议商标“搜房sofang”申请注册之前，已经在房地产服务和在房地产互联网服务上将“搜房SouFun”作为商标在先使用并有一定影响。
如果从涉及互联网服务来看，被异议方“搜房sofang”商标在第36类、第38类的注册在先，用于房地产互联网服务。2003年在35类广告服务上的注册申请，意在突出房地产互联网上的广告服务，这一申请是在先第36类和第38类上同一注册商标的自然延伸，亦非对他人商标的不当抢注。
(排名不分先后，根据会议现场发言顺序编辑整理)
来源：中国知识产权网
